La vicenda riguarda il caso di un’Azienda siciliana, operante nel

settore chimico e farmaceutico della GDO, la quale si è vista notificare da parte di un noto colosso

statunitense, operante nel settore farmaceutico, un opposizione avverso la

registrazione di tre distinti marchi.

Le opposizioni erano fondate sul

presupposto di cui all’art. 12 CPI (Codice di Proprietà industriale), lettera

d, secondo cui il marchio successivo non può essere oggetto di registrazione

allorchè sia identico o simile ad altro marchio in precedenza registrato oppure

sussista tra i prodotti una relazione di identità o affinità tale da comportare

la sussistenza di un rischio di confusione o associazione nel pubblico di

riferimento.

In particolare, l’opponente lamentava la

somiglianza fonetica e grafica e l’identità dei prodotti di riferimento

(trattasi di prodotti per la cura e l’igiene del corpo).

Con decisioni del 2018 l’Ufficio

italiano marchi e brevetti accoglieva le opposizioni aderendo alla tesi

formulata dall’opponente.

L’azienda opposta, assistita dagli avv.ti Luigi Randazzo e Flavio Randazzo dello Studio Gierrelex, proponeva tre separati ricorsi ex art. 135 CPI avverso le citate decisioni dell’UIBM.

La Commissione dei Ricorsi contro i

Provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, istituita presso il

Ministero dello Sviluppo Economico, con tre sentenze, perfettamente

sovrapponibili tra loro, le n. 10-11-12 del 18 febbraio scorso ha accolto

integralmente i ricorsi aderendo alle tesi svolte dai legali dello Studio

Gierrelex con condanna alla refusione delle spese legali.

In particolare, secondo il Collegio giudicante, deve accogliersi

la censura mossa dai ricorrenti secondo cui l’Ufficio non avrebbe operato, nel

caso in esame, una valutazione di tutti i fattori pertinenti a ciascun marchio,

i rispettivi elementi distintivi e dominanti nonché la somiglianza dei segni e

l’identità dei prodotti.

La natura di marchi c.d. deboli (un marchio è debole quando descrive la natura o una qualità di un

prodotto, cioè si limita ad evocare il prodotto o il servizio contraddistinto)

determina che qualunque modifica, anche lieve, deve ritenersi idonea ad

escludere la confondibilità dei marchi in conflitto.

Per verificare se ricorra il rischio di confusione o associazione

tra i due marchi occorre utilizzare quale parametro la percezione che il

pubblico di riferimento ha di quei due marchi. Trattandosi di prodotti

destinati alla cura della salute, il grado di percezione e attenzione che il

pubblico di riferimento presterà sarà di certo maggiore rispetto a quello del

consumatore medio, con l’evidente conseguenza che anche piccole aggiunte o

modifiche grafiche, nell’ambito di una valutazione globale, devono ritenersi

idonee a non ingenerare confusione.

Secondo l’avv. Luigi Randazzo (nella foto): “Accogliamo con grande soddisfazione queste pronunce che ristabiliscono un principio fondamentale per la libertà di iniziativa economica delle imprese, piccole o grandi che siano, perché possa parlarsi di contraffazione di un marchio non è possibile limitarsi ad operare una semplicistica comparazione tra i segni e i prodoti”. Prosegue: “tanto più, nel caso di marchi avente natura c.d. debole, la libertà di iniziativa non può subire restrizioni o limitazioni, senza un previo e rigoroso vaglio che tenga in considerazione l’insieme dei diversi fattori in gioco, di guisa che non possono essere ammesse rivendicazioni volte ad escludere o limitare l’utilizzo di suffissi/prefissi ontologicamente connessi con il prodotto da commercializzare”.